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영업비밀 직무발명 보상 제도에 관한 연구 : 영업비밀 직무발명 보상 제도에 관한 연구

A Study on Compensation System of Trade Secret Employee Inventions

임현일 (단국대학교 대학원 법학과)

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직무발명제도란 발명을 만들 수 있는 기반을 제공한 사용자와 개인의 창조적인 노력을 바탕으로 발명을 완성한 종업원 사이의 이익을 합리적으로 조정하기 위해 만들어진 제도이다. 우리나라의 경우「발명진흥법」을 통해 직무발명제도를 규정하고 있다. 이 법에서는 사용자에게 직무발명에 대한 통상실시권을 가질 권리나 승계취득 또는 전용실시권을 설정할 권리 등을 부여하고 있다. 이와 함께 종업원에게는 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 취득할 수 있는 권리가 있다. 그리고 종업원이 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자에게 양도한 경우, 종업...
직무발명제도란 발명을 만들 수 있는 기반을 제공한 사용자와 개인의 창조적인 노력을 바탕으로 발명을 완성한 종업원 사이의 이익을 합리적으로 조정하기 위해 만들어진 제도이다. 우리나라의 경우「발명진흥법」을 통해 직무발명제도를 규정하고 있다. 이 법에서는 사용자에게 직무발명에 대한 통상실시권을 가질 권리나 승계취득 또는 전용실시권을 설정할 권리 등을 부여하고 있다. 이와 함께 종업원에게는 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 취득할 수 있는 권리가 있다. 그리고 종업원이 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자에게 양도한 경우, 종업원은 사용자로부터 정당한 보상을 받을 수 있다. 정당한 보상을 지불하고 발명에 대한 권리를 승계 받은 사용자는 두 가지 방법으로 그 발명을 관리할 수 있다. 첫째, 특허 등을 취득하여 발명에 대한 독점배타적권리를 설정할 수 있다. 이 경우 특허권자는 제한된 기간 동안 독점배타적 권리를 부여받으며 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로 실시하는 경우 민ㆍ형사상의 조치를 취할 수 있다. 단, 보호기간이 만료되면 일반 공중이 그 발명을 자유롭게 사용할 수 있다. 두 번째는 영업비밀로 관리할 수 있다. 이 경우 비밀을 유지하는 동안 영업비밀 보유자는 독점적인 경제적 우위를 차지할 수 있다. 하지만 영업비밀은 보유자가 합리적인 노력에 의해 영업비밀을 비밀로서 유지ㆍ관리할 것이 요구되며, 영업비밀 침해행위에 대해서만 법으로 보호가 가능하다. 따라서 제3자가 동일한 기술을 개발하여 사용하는 경우 아무런 권리를 행사할 수 없다. 첫 번째 방법의 경우는 「특허법」과「발명진흥법」을 통해 규정하고 있다. 하지만 두 번째 방법에 대해서는 규정하고 있는 법률은 없는 실정이다. 우리나라는「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」을 통해 영업비밀에 대해 규율하고 있다. 하지만 동법에는 영업비밀을 보호하고 있는 영업비밀 보유자를 그 대상으로 하고 있다. 따라서 직무발명에서 영업비밀로 전환되는 발명 즉 새롭게 만들어진 영업비밀에 대해서는 명확한 규정이 없는 현실이다.「발명진흥법」의 경우도 특허 등 권리취득을 전제로 하고 있어 직무발명 중 영업비밀로 전환되는 발명의 권리관계나 보상에 대해 명시적인 규정은 없는 상황이다. 단지「직무발명보상규정 표준모델」을 통해 직무발명을 영업비밀로 관리하기로 결정하고, 출원을 취하ㆍ포기하는 경우「발명진흥법」에 따라 출원 유보보상을 실시하도록 규정하고 있을 뿐이다. 2017년 기준으로 기업의 33.9%가 출원 유보보상을 실시하였다. 이를 통해 기업에서 생성된 직무발명 중 약 1/3 가량이 영업비밀로 관리되고 있음을 유추해 볼 수 있다. 이렇듯 상당수의 직무발명이 영업비밀로 전환되고 있지만 현행「발명진흥법」과「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에는 이러한 상황에 대한 명시적인 규정이 없는 실정이다. 이렇듯 법에서 직무발명에서 전환된 영업비밀의 권리관계와 보상절차에 대해서 명시적으로 규정하지 않음으로써 이중양도 문제, 보상기준 및 실시에 관한 문제, 비밀유지 및 관리에 관한 문제 등에서 문제점이 발견되었다. 이러한 문제는 향후 사용자와 종업원 사이에 분쟁을 일으킬 가능성이 있다. 따라서 본 연구에서는 영국, 독일, 일본, 중국, 미국 등 주요국의 직무발명제도와 영업비밀 보호제도를 비교 분석하여 우리나라「발명진흥법」과「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」의 입법적 문제점을 도출하였다. 이렇게 도출된 문제점을 바탕으로 직무발명에서 전환된 영업비밀의 권리관계, 보상절차 및 비밀유지ㆍ관리 방안에 대한 개선방안을 제시하는데 중점을 두었다.
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The employee invention system was designed to adjust profit rationally between the employer, who has provided a foundation for inventions, and the employee, who has completed an invention based on his or her creative efforts. In South Korea, the employee invention system is stipulated in「Invention...
The employee invention system was designed to adjust profit rationally between the employer, who has provided a foundation for inventions, and the employee, who has completed an invention based on his or her creative efforts. In South Korea, the employee invention system is stipulated in「Invention Promotion Act」, which grants the employer a right to have ordinary license for an employee invention or set acquisition by succession or exclusive license. The Act stipulates that the employee has a right to receive patents or obtain a patent right. When he or she transfers the right to receive patents to the employer, he or she is entitled to just rewards from the employer. After offering just rewards to the employee and acquiring the invention right by succession, the employer can manage the invention in two ways: First, the employer can set an exclusive right for the invention by acquiring a patent. In this case, the patent holder will receive an exclusive right for a limited period. When a third party with no just title uses the patented invention in business, he or she may be subjected to civil and criminal measures by the patent holder. Once the term of protection is expired, the general public will be free to use the invention. Secondly, the employer can manage the invention as a trade secret. In this case, the trade secret holder can have an exclusive economic advantage while the secret is kept. The holder of a trade secret should, however, maintain and manage the trade secret as a secret based on his or her rational efforts. Only when there is an infringement on the trade secret, protection by law will be possible, which means that he or she cannot exercise any right when a third party invents and uses the same technology. The first method is regulated by the Patent Act and the「Invention Promotion Act」, but there are in fact no acts on the second method. In South Korea, trade secrets are regulated by the「Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act」. The act, however, covers trade secret holders protecting their trade secrets, which means it has no clear regulations about employee inventions-turned trade secrets or newly created trade secrets. The「Invention Promotion Act」has a premise of right acquisition including patents and accordingly has no explicit regulations about right relations or rewards for employee inventions-turned trade secrets. The「Standard Model for Employee Invention Reward Regulations」stipulates that when the employee decides to manage his or her employee invention as a trade secret and withdraws or gives up an application, he or she can be entitled to rewards for putting off the application according to the「Invention Promotion Act」. In 2017, 33.9% of corporations provided rewards for putting off an application, which suggests that approximately one third of employee inventions at corporations are managed as trade secrets. Even though a considerable number of employee inventions are converted into trade secrets, there are no explicit regulations regarding such a situation in the「Invention Promotion Act」and the「Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act」. As there are no laws to offer explicit regulations about the right relations and reward procedures of employee inventions-turned trade secret, a couple of problems have emerged involving double transfer, reward criteria and provision, and secret keeping and management. These problems can cause a dispute between the employer and the employee in the future. This study thus compared and analyzed major nations including the U.K., Germany, Japan, China, and the U.S.A. in the employee inventions system and the trade secret protection system and identified legislative problems with the「Invention Promotion Act」and the「Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act」in South Korea. Based on these problems, the study focused on proposing improvement measures for the right relations, reward procedures, and secret keeping and management plans of employee inventions-turned trade secrets.
목차 moremore
목 차

제1장 서론 1
...
목 차

제1장 서론 1
제1절 연구의 목적 1
제2절 연구의 방법 5
Ⅰ. 연구의 방법 5
Ⅱ. 연구의 범위 5

제2장 직무발명과 영업비밀의 관계 8
제1절 직무발명의 성립과 보상 8
Ⅰ. 직무발명제도의 도입과정 8
1. 직무발명제도 도입배경 8
2. 직무발명제도의 연혁 9
Ⅱ. 직무발명의 성립요건 11
1. 직무발명의 개념 11
2. 종업원등이 그 직무에 관해 발명한 것 11
3. 성질상 사용자등의 업무에 속할 것 16
4. 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것 18
Ⅲ. 직무발명 보상제도 20
1.「발명진흥법」에 따른 직무발명 보상 20
2. 공공부문 직무발명 현황 22
3. 공무원과 대학교수의 직무발명 25
제2절 영업비밀의 요건과 보호 28
Ⅰ. 영업비밀보호제도 도입과정 28
1. 영업비밀보호제도 도입배경 28
2. 영업비밀보호제도의 연혁 30
Ⅱ. 영업비밀 성립요건 33
1. 영업비밀의 개념 33
2. 비공지성 34
3. 독립된 경제적 가치(경제성) 36
4. 비밀관리성 37
Ⅲ. 영업비밀 침해행위와 구제 39
1. 영업비밀 침해행위 39
2. 영업비밀 침해에 대한 구제 41
제3절 직무발명과 영업비밀의 관계 44
Ⅰ. 영업비밀 직무발명 44
Ⅱ. 권리관계 45
1. 사용자주의 45
2. 발명자주의 46
3.「발명진흥법」에 따른 권리관계 47
Ⅲ. 보상제도 49
Ⅳ. 비밀유지의무 51

제3장 영업비밀 직무발명에 관한 주요국 법제 53
제1절 영국 53
Ⅰ. 직무발명제도 53
1. 직무발명제도 개요 53
2. 직무발명에 대한 권리 귀속 54
3. 직무발명에 대한 보상 56
Ⅱ. 영업비밀 직무발명 보상제도 61
1. 영업비밀 직무발명 관련 규정 61
2. 영업비밀 직무발명에 대한 보상 62
3. 직무발명제도 및 영업비밀 보호제도의 정책적 시사점 62
제2절 독일 63
Ⅰ. 직무발명제도 63
1. 직무발명제도 개요 63
2. 직무발명에 대한 권리 귀속 67
3. 직무발명에 대한 보상 69
Ⅱ. 영업비밀 직무발명 보상제도 72
1. 영업비밀 직무발명 관련 규정 72
2. 영업비밀 직무발명에 대한 보상 73
3. 직무발명제도 및 영업비밀 보호제도의 정책적 시사점 75
제3절 일본 77
Ⅰ. 직무발명제도 77
1. 직무발명제도 개요 77
2. 직무발명에 대한 권리 귀속 79
3. 직무발명에 대한 보상 80
Ⅱ. 영업비밀 직무발명 보상제도 82
1. 영업비밀 직무발명 관련 규정 82
2. 영업비밀 직무발명에 대한 보상 83
3. 직무발명제도 및 영업비밀 보호제도의 정책적 시사점 84
제4절 중국 85
Ⅰ. 직무발명제도 85
1. 직무발명제도 개요 85
2. 직무발명에 대한 권리 귀속 88
3. 직무발명에 대한 보상 91
Ⅱ. 영업비밀 직무발명 보상제도 93
1. 영업비밀 직무발명 관련 규정 93
2. 영업비밀 직무발명에 대한 보상 95
3. 직무발명제도 및 영업비밀 보호제도의 정책적 시사점 95

제5절 미국 97
Ⅰ. 직무발명제도 97
1. 직무발명제도 개요 97
2. 직무발명에 대한 권리 귀속 99
3. 직무발명에 대한 보상 100
Ⅱ. 영업비밀 직무발명 보상제도 102
1. 영업비밀 직무발명 관련 규정 102
2. 영업비밀 직무발명에 대한 보상 103
3. 직무발명제도 및 영업비밀 보호제도의 정책적 시사점 103
제6절 소결 105
Ⅰ. 주요국의 직무발명제도 105
Ⅱ. 주요국 직무발명제도의 정책적 시사점 106

제4장 영업비밀 직무발명의 법적문제 107
제1절 영업비밀 직무발명에 대한 문제점 검토 107
제2절 직무발명의 범위와 권리관계 109
Ⅰ. 영업비밀 직무발명 관련 규정 미비 109
1. 직무발명제도에서 특허와 영업비밀의 관계 109
2.「발명진흥법」과「부정경쟁방지법」에서의 영업비밀 직무발명 110
Ⅱ. 영업비밀 직무발명의 권리관계 112
1. 사전예약승계약정의 법적성질 112
2. 사전예약승계약정이 체결되지 않은 영업비밀 직무발명의 권리관계 115
3. 사전예약승계약정이 체결된 경우 영업비밀 직무발명의 권리관계 118
제3절 영업비밀 직무발명에 대한 보호 및 관리 123
Ⅰ.「부정경쟁방지법」에서의 영업비밀 보유자 123
1. 현행 제도 검토 123
2. 주요국의 제도 검토 124
3. 영업비밀 보유자에 대한 개념 정립 미비 126
Ⅱ. 영업비밀 직무발명의 보호범위 127
1. 종업원의 통지의무 127
2.「발명진흥법」제19조에 따른 비밀유지의무 130
3.「발명진흥법」과「부정경쟁방지법」에 따른 처벌 133
제4절 영업비밀 직무발명에 대한 보상제도 139
Ⅰ. 영업비밀 직무발명에 대한 보상 139
1. 현행 제도 검토 139
2. 종업원이 실시한 영업비밀 직무발명에 대한 보상 140
Ⅱ. 퇴직한 종업원의 영업비밀 직무발명에 대한 보상규정 144
1. 현행 제도 검토 144
2. 주요국의 제도 검토 145
3. 퇴직한 종업원의 영업비밀 직무발명에 대한 보상 문제 145
Ⅲ. 직무발명에 대한 과세 문제 147
1. 직무발명보상금 과세제도 147
2. 직무발명보상금에 대한 과세 문제 150
제5절 직무발명과 관련된 규정의 산재 152
Ⅰ. 직무발명 활성화 관련 규정 산재 152
1. 연구 및 교육기관 관련 규정 152
2. 노동관련 규정 154
Ⅱ. 공무원 직무발명관련 별도규정 존재 155
1. 현행 제도 검토 155
2. 주요국의 제도 검토 156
Ⅲ. 직무발명관련 규정의 문제점 157


제5장 영업비밀 직무발명 보상제도의 개선방안 158
제1절 직무발명 범위와 권리관계의 명확화 158
Ⅰ. 영업비밀 직무발명에 대한 규정 명문화 158
1.「발명진흥법」과 영업비밀 직무발명 158
2.「부정경쟁방지법」과 영업비밀 직무발명 160
3. 영업비밀 직무발명에 대한 정의 규정 도입 161
Ⅱ. 직무발명에 대한 사용자주의 강화 164
1. 사용자주의와 발명자주의 164
2. 주요국과의 직무발명제도 비교 165
3. 직무발명 권리관계에 대한 문제점 167
4.「발명진흥법」제10조 제1항의 단서조항 개정 169
5. 사용자주의 요소 도입 172
제2절 영업비밀 직무발명에 보호범위 확대 및 관리 강화 176
Ⅰ. 영업비밀 보유자에 대한 개념 재정립 176
1. 현행 제도 검토 176
2. 관련 판례 검토 178
3. 영업비밀 직무발명 개발자에 대한 일본의 태도 180
4. 영업비밀 원보유자에 대한 개념 정립 181
Ⅱ. 영업비밀 직무발명에 대한 보호범위 확대 182
1. 종업원의 통지 범위 확대와 절차의 명확화 182
2. 직무발명 비밀유지 의무 대상 확대 및 기간의 명확화 187
Ⅲ. 영업비밀 유출에 대한 처벌 강화 191
1. 처벌의 실효성 191
2. 현행 제도 검토 192
3. 영업비밀 직무발명 유출방지 규정 도입 193
제3절 영업비밀 직무발명 보상제도 도입 194
Ⅰ. 영업비밀 직무발명자에 대한 보상 강화 194
1. 영업비밀 직무발명자에 대한 정당한 보상의 필요성 194
2. 영업비밀 직무발명자에 대한 보상 강화 196
Ⅱ. 퇴직한 종업원의 영업비밀 직무발명에 대한 보상규정 도입 202
1. 퇴직한 종업원에 대한 보상 필요성 검토 202
2. 퇴직한 영업비밀 발명자에 대한 보상규정 도입 205
Ⅲ. 직무발명에 대한 비과세 한도 인상 210
1. 현행 제도 검토 210
2. 관련 판례 검토 210
3. 비과세 한도 인상 211
제4절「직무발명에 관한 법률(가칭)」제정 검토 211
Ⅰ. 연관된 직무발명규정 통합 211
1. 주요국의 직무발명규정 212
2. 직무발명관련 규정 산재 214
3. 직무발명관련 규정 통합 및 직무발명 범위 확대 216
Ⅱ.「공무원 직무발명의 처분ㆍ관리 및 보상 등에 관한 규정」폐지 217
1.「공무원 직무발명의 처분ㆍ관리 및 보상 등에 관한 규정」검토 217
2.「공무원 직무발명의 처분ㆍ관리 및 보상 등에 관한 규정」의 문제점 220
Ⅲ. 가칭「직무발명에 관한 법률」 221
1.「발명진흥법」의 문제점 221
2. 독일의 사례 222
3.「발명진흥법」분법 및 직무발명 규정 통함 222

제6장 결론 224

영문요약 227
참고문헌 230

표목차

<표 1> 최근 5년간 출원 유보보상 실시 비율 3
<표 2> 최근 5년간 특허출원 현황 8
<표 3> 2016년도 정부 R&D 국내 특허성과 총괄현황 23
<표 4> 책임근거에 따른 영업비밀 침해행위 40
<표 5> 예약승계규정 유무와 직무발명의 권리귀속 관계 114
<표 6> 주요국 직무발명제도 비교 166
<표 7> 제10조 제1항 단서조항 개선(안) 171
<표 8> 자동승계 등 규정 도입 개정(안) 175
<표 9> 종업원의 통지의무 개정(안) 186
<표 10> 비밀유지의무 규정 개정(안) 190